Без ценный ключ

Определение Судебной коллегии Верховного суда РФ по делу А56-24038/2024

В итоге была интересная встреча в RPPA по теме, высказанной ВС РФ позиции в деле о сертификатах, ключах доступа к ПО.

Если по сути, то ВС РФ признал товаром сертификат на ПО и техническую поддержку к нему. Ограничение срока «работы» ключа суд квалифицировал как недостаток товара. Что далее позволяет требовать пользователю от дистрибьютора соразмерного уменьшения покупной цены.

Напомню, что практика по таким делам разносторонняя. Сводится она к содержанию договоров дистрибьютор - пользователь:

✔️ поставка
✔️ поставка + техническое обслуживание
✔️ услуги, доступ к ПО и техническая поддержка

Если только поставка, суды говорили, что в момент поставки товар качественный, обязательства исполнены. Отказ в иске к дистрибьютору.

Если есть длящийся характер отношений, суды говорили и говорят, что взыскание денег с дистрибьютора возможно.

Что нового? В этом деле ВС РФ высказался, что сам по себе сертификат, «ключ», не имеет ценности для пользователя без технической поддержки. То есть сам по себе сертификат нельзя считать полноценным, качественным товаром. А если технической поддержки нет, либо потом выяснилось, что она пропала, то значит товар ненадлежащего качества.

Я высказал мнение, что во всех этих делах ускользает элемент не только IP, но и экономики отношений.

В первую очередь, с точки зрения пользователя (коммерческой организации) и правообладателя:

1. вендор (правообладетель) заключает с пользователем EULA, предоставляя лицензию, доступ к ПО
2. пользователь, коммерческая организация не платит деньги вендору за этот доступ

Фактически, мы понимаем, что в сертификате для приобретателя заложены 2 ценности:

💲 лицензия на использование программы
💲 обновления и техническая поддержка, скорее, обеспечение на стороне вендора, чтобы «оно работало»

И на этом этапе вывод о том, что у самого сертификата ценности нет выглядит не просто смело, а очень смело. Вероятны случаи, когда сама лицензия все-таки представляет ценность. Негативные последствия блокировки ключа не в обновлениях и технической поддержке, а в блокировке доступа. То есть все дело в расторжении лицензии и ограничении доступа к ПО со стороны вендора.

Дистрибьютор, который получил вознаграждение за сертификат, безусловно, заложник посреднической модели. С одной стороны, оставил себе лишь % за перепродажу сертификата, а остальное направил в пользу вендора. С другой стороны, деньги получил под предоставление технической поддержки, а не лицензию, чтобы было понятно за что ему платят. Вендоры, которые выстроили такую модель дистрибуции с квази лицензированием, а по сути продажей воздуха и гарантом получения денег в виде дистрибьюторов, в плюсе.

Что делать на практике? Обсуждать мы обсуждаем, и это верно. Но в конце-концов сила у вендоров.

Пересогласовывать условия распространения ПО никто не будет и у дистрибьюторов возникают дополнительные риски. При выборе на кого кидать риск - на дистрибьютора или пользователя, теперь скорее возложен он на дистрибьютора.

Кстати, обсуждали, что дистрибьюторы не судятся с вендорами по регрессу и насколько все справедливо.

Была мысль, что если кинуть риски на пользователей (которых много), то это ок, потому что так много пользователей как бы «пошерят» убытки от ухода вендора. А вот если все убытки аккумулируются на одном вендоре, то он не потянет, конец бизнеса, банкротство и пользователи все равно не получат ничего.

С другой стороны, такие обстоятельства могли бы сделать весомее обращение дистрибьютора к вендору за взысканием. Пользователю инициация зарубежной литигации за 100 рублей это одно. А дистрибьютору за много рублей это другоей.

Пожалуй, если рассматривать ситуацию в вакууме, дистрибьютор может иметь компанию по месту разрешения споров с вендором, перевешивать убытки как на первую компанию в цепочке дистрибуции и тем самым иметь возможность равного доступа к правосудию и исполнимости решения. Выглядит как неконкурентная модель с банкротствами, но кто знает.

Сегодня провел с коллегами нестандартный вебинар про служебные РИДы.

Обычно эта тема ближе IP юристам. Но достаточно серьезный блок вопросов касается трудового права. Потому что всегда речь о должностных обязанностях, выплате зарплаты и авторском вознаграждении.

Поэтому решил позвать Романа Жеребцова из практики трудового права. В начале карьеры, кстати, я достаточно плотно погрузился в трудовое право, за что отдельное спасибо учителям и коллегам. Помню, выигрывал спор на стороне работодателя с программистом о признании отношений трудовыми.

Что нового и чем хочется поделиться:

✔️ Должностную инструкцию можно распространить на прошлый период, если работник затем не будет этого оспаривать.

✔️ Не стоит прописывать (размер) авторского вознаграждения в ЛНА. Такой формат позволяет затем менять ЛНА, не согласовывая с работником, а просто ознакамливая его. Но так как ЛНА не является соглашением с работником, то в нем размер вознаграждения не считается согласованным. Поэтому здесь будьте внимательнее.

✔️ Напротив, должностную инструкцию можно заменить ЛНА, которым определить обязанности работников и с сотрудников лишь собирать подписи.

✔️ Авторское вознаграждение, если и включается в состав заработной платы, то должно быть определено отдельно. Например, в самом же трудовом договоре.

✔️ Лучше устанавливать ненормированный рабочий день. Но даже в этом случае, объекты, созданные в официальные выходные не являются служебными. Нет приказа о привлечении к работе в выходной, нет служебности.

✔️ Про авторское вознаграждение у Марии Мойш выходила хорошая статья, читайте, если еще нет.

Солнышко уже теплее, всем хорошего настроения ☀️

Всем привет! Москву сегодня заметает, можно почитать посты.

У меня пятница выдалась очень познавательной и активной. Потому что в МГЮА проходил международный IP Forum.

Я выступал в секции по спорам о принудительном лицензировании. Так как вопросов внутри темы сильно много и участников много, то не всегда получается обсуждение. В этот раз были именно выступления. Я подсветил вопрос изменения основания иска по 1362 ГК РФ и соблюдение претензионного порядка.

А вот круглый стол по Ноу-хау, наоборот, оказался живой площадкой для обсуждения. Я планировал «послушать, что выйдет», но получилось так, что коллеги, за что большое спасибо, меня позвали за сам стол, пусть и прямоугольный. Активно участвовал.

В итоге было много коллег ученых из ВУЗов, включая онлайн, очно были и коллеги практики из консалтинга и корп.сектора, и известные ученые-практики, включая Виталия Калятина и Дениса Новака. Людмила Александровна Новоселова начала дискуссию и ее активно поддерживала. Всем участникам большое спасибо за содержание беседы.

К чему пришли:

✔️ предмет договора ноу-хау стоит считать согласованным, когда есть название ноу-хау, к какой области коммерческой деятельности оно относится, планируется к использованию лицензиатом. Было предложение ноу-хау «раскрывать» в договоре, но это спорно, мягко говоря.

✔️ переквалифицировать лицензионный договор на ноу-хау в договор оказания информационных услуг, если ноу-хау не является таковым, скорее нельзя. То есть посчитать выплаченную сумму встречным исполнением и не возвращать деньги лицензиару «порочного» ноу-хау не выйдет. Я это сравнил с навязыванием услуги, только судом, в случае такой перевалификации.

✔️ для квалификации информации как ноу-хау недостаточно только ее неизвестности. Все-таки может и должна оцениваться коммерческая ценность. Использование телепорта именно черного цвета для доставки посылок может быть неизвестным, но с коммерческой ценностью вопросы. Чем плохи белые телепорты, нужно будет обосновать.

✔️ объем информации, собранный из общеизвестных сведений также может быть ноу-хау.

✔️ все остальное - это качество драфта договора. Результат от использования, по аналогии с качеством продукта, лицензиату стоит максимально подробно прописывать. Финансовый результат таким критерием качества считаться не может, и я не уверен, что кто-то на включение такого условия согласится. Привет инфо-услугам.

✔️ рабочий формат, который предложил. Устанавливать договором срок на «приемку» ноу-хау. Неделя, месяц и т.д. Когда лицензиат подтверждает, что информация неизвестна и ценна. Для лицензиара это в любом случае раскрытие информации. Но претензии о расторжении договора и возврате денег через 2 года, на мой взгляд, хуже.

И если снег еще не расчистили, и есть время почитать, то вот бонус. Небольшая вводная откуда интерес к ноу-хау. Мое мнение, что это развитие рынка франшиз. С одной стороны, удивительно. С другой стороны, за последнее время инфо-бизнес стал сверх-популярен. И кажется, что те же методики продаж начинают работать везде. Если работает формат стать программистом за месяц. То почему не сработает и франшиза как инвестиция с понятным финансовым планом и показателями. Покупатели таких франшиз - это в том числе начинающие предприниматели. Продавцы бывают разные, покупатели разные. Но старая методика продажи «неизвестного» по лицензионному соглашению уже не работает, на это и обращают внимание суды.

Информационная мода

Недавно выиграли с @mmoish дело против иска международного правообладателя о нарушении прав на товарный знак со значительной компенсацией.

Победили, основываясь на информационной цели использования обозначения внутри магазина, для навигации потребителей.

Заметки для начинающих и продолжающих литигаторов:

✔️ На досудебной и судебной стадии истец активно проводил видеосъемки и фотофиксации. Доказательства предоставлялись на флешках, с судом обозревали записи в судебном заседании совместно. Небольшое кино смотрели, это нормально.

При предоставлении таких доказательств нужно оценивать, стоит ли возражать против приобщения. Бывает, что представители спорят по каждому действию другой стороны. В итоге, суд воспринимает все возражения стороны не как обоснованные, а как аллергическую реакцию. В нужный момент убедить суд будет сложнее.

Также, если есть понимание, что шансов на исключение доказательства немного, то не стоит акцентировать на таких доказательствах внимание - ни оппонента, ни суда. Возможно, оно и не произведет того эффекта, который ожидает сторона.

✔️ Истребование доказательств. Когда от вас в процессе другая сторона пытается обязать что-то предоставить через суд, не забывайте, что сторона должна в начале обратиться к другой стороне с запросом предоставить соответствующее доказательство. Если нет ответа, либо отказ, тогда суд рассматривает ходатайство об истребовании. Поэтому когда другая сторона заявляет в заседании, что "требует истребовать", будьте готовы в начале к процессуальным основаниям для отказа. Если заседание отложат, то сторона не лишена подать повторное ходатайство, ранее направив вам то же самое требование. Но будет время для предоставления в суд обоснованной позиции для отказа.

✔️ приятно, когда работаете с командой доверителя в партнерстве. Бывают разные форматы взаимодействия, хуже всего, когда начинается игра в «кто умнее и главнее». При этом, чаще всего, в таких форматах «кто главнее» не берет в итоге ответственность за результат. Пожалуй, лучше всего, когда команда доверителя и консультанта чувствуют плечо друг друга в процессе.

Ну а навигироваться в магазинах с высоким чеком будет все также удобно. Особенно актуально к 8 марта!

Не могу не поделиться, отличный разбор сделали с командой. Актуально, по делу!

Стартовали Дни принудительного лицензирования в России

Вышло ожидаемое Постановление КС по п. 1 ст. 1362 ГК РФ. Для удобства само Постановление ниже.

Первые мысли:

КС РФ не признал норму п. 1 1362 ГК РФ неконституционной, при этом, предоставил важные для применения судами разъяснения. КС РФ подчеркнул необходимость учета общественного интереса и одновременно исключительность применения принудительного лицензирования, не предполагающей широкого распространения.

Бремя доказывания недостаточного использования патента закреплено за дженериками.

К доказательствам недостаточности использования теперь прямо отнесен и критерий цены препаратов. В судах очевидно теперь будут споры об определении «существенного превышения цены на аналоги». Методика определения пока непонятна, а бизнесу всегда нужны конкретные цифры для принятия решений.

С одной стороны, это давление на производителей оригинальной продукции. С другой стороны, дженерикам теперь необходимо обосновать, что они «существенно» снизили стоимость в сравнении с оригинальной продукцией.

Подчеркнута важность достижимости цели и сама цель выдачи лицензии – насыщение рынка.

КС РФ прямо указывает, что объем полномочий дженерика (лицензиата) может быть ограничен. Например, объемом восполнения выявленного недостатка. То есть теперь потенциально объем товара, выпускаемого дженериками, может быть ограничен судом при вынесении решения.
Под достижимость цели рассмотрен вопрос наличия множества патентов, охраняющих производство продукции.

По моему мнению, КС РФ прямо предусматривает, что если есть «младший» патент в группе патентов, то по нему и определяется срок «недостаточного» использования. Если такой «младший» патент не попадет в объем удовлетворенных требований, то в иске должно быть отказано в полном объеме, так как он будет препятствовать цели восполнения дефицита.

Привет, сделали разбор, что там с ФАС по делу Аксельфарм и Постановлением КС РФ.

Like, share 🙌

Первому дженерику приготовиться

В продолжение темы патентных споров. Вышел текст ВС, анализируем его с коллегами.

Можно говорить, что:

✔️ реестр ЕАПВ может быть доказательством использования патента
✔️ правовая позиция сторон должна учитываться - заявляешь о принудительной лицензии, значит используешь патент
✔️ нет оснований проводить экспертизу со стороны ФАС, если дженерик не дал заключение, подтверждающее «неиспользование» патента
✔️ прямые конкурентные отношения между патентообладателем и производителем дженерика устанавливать не нужно, достаточно недополученных платежей за использование патента
✔️ штраф в пользу государства можно взыскивать, все корректно со стороны ФАС

ФАС-трек работает, ждем подтверждений в СИП.

Еще подумал, что конкурирующий оскороносный заголовок для СМИ «Битва за битвой».

Верховный суд в Риме

Пока гулял по вечному городу, в Журнале Суда по интеллектуальным правам вышла наша с коллегами статья о проблемах применения п. 1 ст. 1362 ГК РФ. Как раз КС РФ высказался и всё актуально. Надо сказать, что наши выводы, пока все ждали КС РФ, ничуть не изменились. Драфт статьи был передан нами в редакцию СИП, когда дело только передали на рассмотрение КС РФ.

Существует неопределенность с понятием недостаточности лекарственных средств. Которое суду в рамках применения п. 1 ст. 1362 ГК РФ необходимо исследовать, как одну из составляющих по делу. По каким обстоятельства оценивать недостаточность всё еще неясно, КС РФ прямо указал, что это не разовые неучастия в торгах и что в каждом случае должно устанавливаться судом.

При этом в регуляторике есть ограниченное применение понятия дефектура, которое сводится к той самой недостаточности. Применение административного порядка определения дефектуры для препаратов тех производителей, которые "не ушли" из РФ, очень помогло бы и правовой определенности, и прогнозируемости действий сторон. Суду было бы проще устанавливать наличие или отсутствие последствий потенциального "недостаточного использования" патента.

А Верховный суд в Риме выглядит внушительно, как и всё в этом городе!

На курсе "IP and Innovations" от RPPA.pro провел практическое занятие по due diligence в IT-компаниях.

Разобрали реальный кейс: фонд планирует инвестировать в разработчика ПО. Нужно было выявить риски, классифицировать их по уровню критичности и предложить способы митигации.

Затем в ходе разбора подробно обсудили:

- как трудовые договоры с пунктом «права остаются у работника» создают риск утраты ключевого ПО
- последствия использования GPL v2/v3 и AGPL в коммерческом продукте (риск раскрытия кода, блокировка, вылет из реестра российского ПО)
- варианты митигации: договоры отчуждения, исключительные лицензии, изменения в трудовые договоры
- выплату вознаграждения за служебные произведения и как это влияет на риски
- риски по домену на физлице, базе данных, товарному знаку

Было много живого обсуждения, судебной практики и реальных примеров. Спасибо командам за отличную подготовку!

Узнать больше о следующих потоках курса можно будет в клубе Work in IP by RPPA.pro - вот здесь информация о сообществе, чтобы вступить, пишите куратору @sviatdoronin.

Хорошего всем дня ☀️

Проект длинною в год

С коллегами из ICC и зарубежными партнерами сделали большой и объемный материал про регистрацию обьектов IP в дружественных юрисдикциях.

Получилось красиво, полезно, интересно.

Лайки, шеры приветствуются!

Дни Интеллектуальной собственности 2026

Дни приурочены к международному дню ИС 26 апреля. И в ТПП РФ прошел форум IP, уже 18-ый по счету, где VERBA LEGAL выступила партнером.

В первый день мы организовали сессию Управление интеллектуальной собственностью в компании. Собрали спикеров из разных отраслей: телеком, FMCG, промышленность, фарма. Потому что приоритетные объекты и соответственно подходы отличаются.

Спасибо Т2, Боржоми, Металлоинвест и коллегам из Минздрава за участие и опыт 🔥

Рассмотрели подходы к управлению на уровне практики.

У лидеров управление интеллектуальной собственностью давно перестало быть технической юридической функцией.

По итогам обсуждения на площадке ТПП РФ еще раз подтвердился простой тезис: ИС работает эффективно только тогда, когда ею управляют как бизнес-активом, а не как набором отдельных регистраций, договоров и споров.

Для компании это означает, что вопрос не в том, есть ли патент, товарный знак или программа в реестре.

Вопрос в другом: понятна ли цепочка прав, корректно ли распределены права внутри группы, выбран ли правильный режим охраны, готов ли актив к лицензированию, сделке или судебной защите.

Для этого ценность актива должна быть в первую очередь очевидна для бизнеса и управление заключается в стратегии бизнеса по формированию, распоряжению, защите ИС.

Как обосновать ценность IP для бизнеса? На практике это все также деньги: запреты (закон о русском языке), льготы (IT), конкуренция (товарные знаки качества Росстандарта). Это все еще основные мотиваторы.

Юридическая функция здесь должна быть включена в бизнес-процессы. Не как препятствие для развития, а как партнер.

При ограниченности ресурсов компании перестраиваются и используют риск-ориентированный подход.

Поэтому сейчас выгодна стратегия:

✔️Провести аудит объектов

✔️Выделить ключевые, которые несут ценность

✔️Закрыть максимально по этим объектам возможные риски: служебность, отношения с подрядчиками, соблюдение авторских прав на дизайн, учет самих объектов и т.д.

Это базовый минимум, который вовлекает бизнес в процесс управления на этапе определения ключевых активов.

Автоматизация помогает при значительном количестве объектов. Это также важный тезис. Не всегда требуется внедрение дорогостоящих решений. И тем более, невозможность обосновать такой расход не должна препятствовать учету объектов.

До 26 апреля еще много мероприятий, следите за обновлениями и всем хорошего дня!

Риски отчуждения патента для дела о нарушении прав на патент

В ожидании солнца солнечное фото в ленту.

Нет, на фото со мной не новый председатель 9ААС, а наш юрист Алан Баспанов. Выиграли редкое и интересное дело после его возврата на новое рассмотрение.

Вопрос был в последствиях спорного отчуждения патента после того, как состоялось решение о запрете использования патента в суде первой инстанции.

АСгМ по иску патентообладателя запретил использование патента. После вынесения резолютивной части появился недружественный договор об отчуждении патента от патентообладателя в адрес 3-го лица (Новый обладатель). Прошла регистрация отчуждения.

Новый обладатель приходит в 9ААС на этапе обжалования решения ответчиком и заявляет о правопреемстве в отношении патентообладателя. Раз патент отчужден, то нужно заменить истца на Нового обладателя. Так как отчуждения недружественное (патентообладатель сделку оспаривает), то истец отказывается в процессе от правопреемства.

В итоге 9ААС:

✔️ Решение в первой инстанции затрагивает права и интересы Нового обладателя, потому что дело о запрете использования.

✔️ Раз решение вынесено без привлечения в дело - это безусловное основание для отмены акта.

✔️ Поэтому переходим по первой инстанции

✔️ Патентообладатель от правопреемства отказывается, что поделать.

✔️ Смотрим на дату рассмотрения дела 9 ААС как судом первой инстанции, Истец является правообладателем? Нет.

✔️ Значит права на иск нет - отказать.

Нас привлекли в дело на этапе кассации.

Удивительно, но позицию, что нужно рассматривать вопрос правообладания на дату рассмотрения спора в первой инстанции, СИП рассматривал 4 заседания.

В итоге правильные и полезные выводы СИП:

Смена патентовладельца на стадии апелляционного производства могла
повлечь процессуальное правопреемство на стороне истца (при наличии
на то правовых оснований), но не отмену решения суда первой инстанции
по безусловным основаниям и последующий отказ в иске, мотивированный
отсутствием у истца – прежнего патентовладельца – права на иск
и защищаемого интереса.

Из полезного, в судебной практике это второе и теперь свежее дело по вопросу такого рода последствий отчуждения IP. По патентам первое.

Итог, СИП отправил на новое рассмотрение в 9ААС, где 9ААС оставил в силе решение первой инстанции. После чего и сделано фото.

Наши довольные улыбки в ленту и всем отличных праздников!

Обеспечительные меры в фармацевтических спорах и места где они не обитают

На Право.ру вышел большой материал с экспертами, практиками, участниками рынка об обеспечительных мерах в патентных спорах в фарме.

Много комментирую и здесь хочется похвалить автора за большой объем и хорошую структуру. Это редко, рекомендую.

Выводы актуальны для любых патентных споров. Причины отказа судов в мерах сводятся к тезисам:

✖️Препарат нельзя запретить, потому что им уже пользуются пациенты. Здесь логичен тезис, что меры стоит принимать на этапе, когда продукт не введен в оборот. Иначе возможна ситуации - с оригинатора перешли на дженерик - дженерик запретили - перешли на препарат оригинатора. Такая смена терапии несет больше риск для здоровья, чем оставаться на терапии оригинатора, пока идет спор.

✖️Меры предопределяют исход спора. Этот довод в процессах при отказе в мерах звучит почти всегда. Но он, нужно признать, не основной. Используется формально.

✖️Недоказанность ущерба. Тоже довод формальный. Если препарат участвует в торгах, как может не предполагаться ущерб. Но довод применяется в совокупности для отказа.

✖️Интересы дженерика затронуты, производство под ударом. Здесь интересно. Потому что выход дженерика на оригинатора не влияет. А если дженерик не выходил в рынок и не выходит, то ущерб есть.

Как уже обсуждали. Ключевая проблема правоприменения - сейчас оно не направлено на купирование споров.

✔️Механизма исков о ненарушении нет

✔️Обеспечительных мер нет

✔️Иски об угрозе нарушения не работают

✔️Компенсация / убытки неэффективны при нарушении

✔️Иск о нарушении удовлетворяется, когда препарат введен в оборот

Вот такие фантастические твари.

Кстати, иск об угрозе нарушения с мерами я бы рассмотрел как эффективный механизм. И препарат не в рынке и спор инициировать можно заранее.

Скоро у всех будет диджитал детокс. Услышимся после выходных!

Коллеги, привет!

В Москве сегодня до +30, достаточно горячо для горячей темы ☀️

Мария Мойш предложила с командой ТБанк разобрать ответы на предварительные отказы Роспатента.

У нас в практике Роспатент после обоснованных ответов проводит регистрации товарных знаков, в которых изначально сомневаются все. Включая Роспатент, очевидно.

Вариантов названия вебинара было много. Как известно, это важный элемент любой активности. Нерушимую формулу «отказать нельзя зарегистрировать» не рассматривали.

Ценно послушать опыт Тбанк как обладателя большого портфеля IP.

Будет круто, приходите 🔝 регистрация в сообщении.

Еще из полезного, ссылка ведет на канал VERBA LEGAL. И там Вы можете поучаствовать в розыгрыше книги о субсидиарной ответственности. Так что двойной фан и польза - и лотерея, и регистрация на вебинар.

Праздник какой-то, как и сегодняшняя погода ☀️